Por Luis Ferrer. Abogado
Introducción
El Tribunal Supremo ha emitido una importante sentencia que aclara el conflicto entre el uso común de un término reconocido por la Real Academia Española (RAE) y su explotación comercial como marca registrada. En este caso, se confirma que, a pesar de que el término “dónut” figura en el diccionario de la lengua española, sólo Bimbo —titular de la marca registrada “Donut”— puede utilizar esta denominación en el ámbito mercantil.
Hechos del caso
La empresa Atlanta Restauración Temática, S.L., que opera cadenas de restauración, utilizó en sus menús y publicidad el término “Donut” para describir un tipo de bollería. Bakery Donuts Iberia, empresa del grupo Bimbo y titular de la marca “Donut”, demandó a Atlanta por infracción de marca y competencia desleal.
El uso del término generó confusión en el mercado, al aprovechar la notoriedad del producto registrado como “Donut”, fabricado y comercializado por Bimbo desde hace décadas.
Fundamentos jurídicos de la sentencia
1. Marca notoria registrada
La Sala reconoce que “Donut” es una marca notoria amparada por un derecho exclusivo de uso en el mercado. Esta protección impide que otros operadores usen la denominación con fines comerciales si ello puede inducir a error o aprovecharse del prestigio ajeno.
2. Competencia desleal
El Supremo estima que Atlanta incurrió en acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. El uso del término “Donut”, con esa grafía exacta y sin ningún elemento diferenciador, constituye una conducta parasitaria sobre el reconocimiento de marca de Bimbo.
3. Diferenciación entre uso genérico y uso comercial
La sentencia subraya que la aceptación del término “dónut” por la RAE no convierte automáticamente la palabra en un genérico utilizable por cualquier empresa. La protección marcaria opera en el ámbito comercial, mientras que el diccionario refleja usos lingüísticos, no jurídicos.
Consecuencias legales del fallo
- Bimbo mantiene el uso exclusivo de la marca “Donut” en el mercado, con independencia de que “dónut” figure en el diccionario.
- Atlanta Restauración deberá cesar en el uso de esa denominación en menús, carteles o materiales promocionales.
- Se refuerza el criterio jurisprudencial que protege a las marcas notorias frente al uso comercial de términos reconocidos socialmente.
- Las empresas deberán extremar la precaución al utilizar términos comunes en publicidad si estos coinciden con marcas registradas.
Reflexión jurídica
Este caso marca un precedente en la relación entre el uso social y lingüístico de una palabra y su explotación comercial como marca. El reconocimiento de una palabra por parte de la RAE no limita los derechos marcarios, ni convierte automáticamente ese término en de uso libre en el mercado si ha sido registrado válidamente y se ha consolidado como marca con notoriedad.
La sentencia también refuerza la necesidad de actuar con diligencia en el uso de términos protegidos, especialmente en sectores como la alimentación o el comercio minorista, donde el consumidor puede ser fácilmente inducido a error.
Conclusión
La decisión del Tribunal Supremo protege de forma firme el derecho de exclusividad de las marcas notorias frente a usos comerciales que puedan aprovechar su reputación. En Luis Ferrer Abogado recordamos que el análisis jurídico de los signos distintivos y su uso en el mercado es esencial para evitar conflictos por infracción marcaria o competencia desleal.
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