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El sufijo «.es» carece de carácter identificativo | STS 1032/2022, de 19 de julio, Sala de lo Contencioso-Administrativo

ACTUALIDAD TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS declaró en la STS 1032/2022 que el sufijo «.es» carece de carácter identificativo o distintivo ajeno a su significado. El sufijo –regulado por la disposición adicional sexta Ley 17/2001, de Marcas– designa simplemente, al decir del tribunal, un dominio de internet. Se limita a expresar las direcciones de red de primer nivel y se aplica a quienes tengan intereses o mantengan vínculos con España. Por ello, a juicio de la Sala, no tiene ninguna fuerza identificadora.

La sentencia aquí comentada refuerza –y clarifica– la doctrina previamente establecida por el propio TS. Asimismo, sustenta buena parte de la argumentación conducente a la estimación de la casación en la jurisprudencia del TJUE.

Objeto de la controversia

La resolución de 1 de abril de 2019 de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a la empresa X la inscripción de la marca «vendecoches.es». En realidad, la denegación tenía por objeto el registro en la clase 12 del Nomenclátor internacional. La resolución reconocía la concesión de la inscripción para productos y servicios incluidos en otras clases.

La empresa X interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución. La STSJ de Madrid de 29 de enero de 2021 estimó el recurso. Contra esta sentencia, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación.

En esencia, el objeto de la controversia era la inscripción de la marca «vendecoches.es» para los productos de la mentada clase 12. Es decir, «vehículos, vehículos para su uso en tierra, coches y vehículos de motor accionados electrónicamente».

Como observó la Sala del TS: «La cuestión suscitada tanto en vía administrativa como en la instancia judicial fue si la expresión “vendecoches.es” tenía distintividad suficiente». Semejante juicio debía realizarse a la luz de la Ley 17/2001, de Marcas, y de la jurisprudencia del TJUE.

Principal argumento del TS: El sufijo «.es» carece de carácter identificativo

En el Auto de admisión del recurso de casación, la Sala del TS declaró que la cuestión presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Concretamente, para reforzar, completar o matizar la STS de 27 de 2013. Y, más específicamente, para aclarar la disyuntiva suscitada por la prohibición absoluta prevista en el art. 5.1 b, c) y g) de la antecitada Ley de Marcas. A saber, si la adición del sufijo «.es» a una denominación genérica y carente de significación específica alguna puede dotarla de fuerza identificadora suficiente. O si, por el contrario, tal sufijo tiene un carácter genérico o técnico que no la dota de fuerza jurídica. Es decir, si el sufijo «.es» carece de carácter identificativo.

Sintéticamente, el TS se pronuncia en estos términos:

En primer lugar, señala que el empleo del sufijo «.es» como parte del signo en una marca expresa simplemente una característica del producto o servicio que designa Esta se ofrece al público consumidor por medio de páginas o sitios de internet con origen español. Su adición carece carácter identificativo («distintividad»). Es decir, es meramente descriptivo del producto o servicio. Su empleo, entonces, es subsumible en la prohibición absoluta del artículo 5.1. b) y c), de la Ley de Marcas.

En segundo término, la Sala contempla el supuesto de adición del sufijo «.es» a productos o servicios que no se comercialicen a través de sitios web «con origen en España». En tal caso, sostiene, se incurriría en la prohibición absoluta estipulada en el art. 5.1. g) de la Ley de Marcas.

La jurisprudencia del TJUE

La parte recurrente alega que la sentencia recurrida infringe no solo la Ley de Marcas, sino también la jurisprudencia del TJUE. Concretamente, la doctrina generada por aplicación del art. 7.1. b) y c) del Reglamento CE 40/1994 sobre la marca comunitaria. Asimismo, invoca los preceptos idénticos de los sucesivos  Reglamentos 207/2009 y 1001/2017.

La Sala observa que el contenido de tales preceptos se corresponde con el de las letras b) y c) de la Ley de Marcas española.

El TS cita varios pronunciamientos de TJUE y reproduce una buena parte de la fundamentación de la sentencia de 14 de mayo de 2013 (asunto T-244/2, Unister GmbH c. OAMI).

La estimación del recurso y el elemento gráfico de la marca

Tomando en consideración la Ley de Marcas y la doctrina jurisprudencial del TJUE, y contra los argumentos de la parte recurrida, la Sala concluye que procede la estimación del recurso de casación. El TS reitera que la adición del sufijo «.es» carece de carácter identificativo para diferenciar a una marca.

Por último (FJ 3), la Sala Tercera agrega que la estimación del recurso de casación le obliga a pronunciarse sobre el carácter identificativo del elemento gráfico que incorpora la marca solicitante. A este respecto, declara que «el gráfico de un coche con una etiqueta con el signo de un euro» tampoco es un identificador relevante. Por ello, concluye el órgano sentenciador, no puede sortear las prohibiciones previstas en la Ley de Marcas (art. 5.1. b), c) y g)).

Fuente de la noticia: «www.tirant.com»