La Sala Primera establece que utilizar la marca corporativa del grupo junto a las marcas o denominaciones de sus filiales puede constituir un uso real y efectivo cuando cumple la función de identificar una procedencia empresarial común
Por Luis Ferrer Abogado
Registrar una marca no significa que su titular pueda conservar indefinidamente el derecho exclusivo sin utilizarla en el mercado.
El Derecho de marcas exige que, transcurridos determinados plazos, exista un uso efectivo y real del signo para los productos o servicios para los que está registrado. La ausencia de ese uso puede tener consecuencias importantes, incluida la posible caducidad del derecho.
Pero ¿qué ocurre con las grandes organizaciones empresariales en las que existe una marca corporativa común y, al mismo tiempo, diferentes sociedades filiales que operan en el mercado utilizando sus propias denominaciones o marcas?
El Tribunal Supremo, a través de su Sala Primera, ha abordado esta cuestión y ha establecido un criterio de especial interés para grupos empresariales y sociedades con arquitecturas de marca complejas: el empleo de la marca del grupo junto a las marcas de sus sociedades operativas puede constituir un uso efectivo de aquella.
Lo verdaderamente importante es que la marca corporativa continúe desarrollando su función esencial: indicar al consumidor la procedencia empresarial de los productos o servicios.
La decisión pone el acento en la realidad económica del uso de la marca y evita identificar el concepto de “uso efectivo” exclusivamente con la utilización aislada del signo.
¿Qué significa utilizar efectivamente una marca?
La marca es un signo que permite distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los ofrecidos por otras.
Su función esencial consiste, por tanto, en permitir que el consumidor identifique un determinado origen empresarial.
El ordenamiento jurídico protege al titular de una marca registrada, pero esa protección está vinculada, una vez transcurrido el periodo legal correspondiente, a que exista una utilización real del signo en el mercado.
No es suficiente conservar el registro como una mera reserva defensiva.
El titular debe utilizar la marca de una forma que responda a su función comercial.
¿Por qué es tan importante demostrar el uso?
La cuestión suele aparecer cuando el titular de una marca intenta hacer valer sus derechos frente a un tercero.
En determinadas controversias, la otra parte puede exigir que se acredite que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo.
También puede plantearse una acción de caducidad por falta de uso.
Por ello, demostrar cómo se ha utilizado una marca durante los años anteriores puede convertirse en una cuestión decisiva dentro de un litigio.
Y en los grupos empresariales esta prueba puede presentar una dificultad particular: la marca corporativa no siempre aparece sola.
La realidad de los grupos empresariales: una marca común y varias filiales
Es habitual que una organización utilice una estructura como esta:
MARCA DEL GRUPO + MARCA O DENOMINACIÓN DE LA FILIAL.
Cada sociedad operativa puede conservar su propia identidad comercial mientras muestra simultáneamente su pertenencia a una organización empresarial más amplia.
Desde una perspectiva de marketing, esta estrategia permite aprovechar la reputación común del grupo sin eliminar la identidad de cada filial.
La cuestión jurídica es si la presencia simultánea de ambos signos significa que la marca corporativa deja de utilizarse como marca.
El Tribunal Supremo considera que no necesariamente.
Usar dos marcas simultáneamente no significa que una de ellas deje de cumplir su función
Este es uno de los aspectos esenciales del criterio establecido por la Sala Primera.
La aparición de una marca junto a otra no impide automáticamente considerar que ambas están siendo utilizadas.
Un producto o servicio puede llegar al mercado identificado mediante varios signos que desarrollen simultáneamente funciones distintivas.
Por ejemplo, una marca puede identificar el grupo empresarial al que pertenece la compañía, mientras otra distingue específicamente a la sociedad operativa o una concreta línea de negocio.
Si el consumidor percibe la marca corporativa como una indicación de procedencia empresarial común, existe una utilización marcaria jurídicamente relevante.
La clave está en cómo percibe el consumidor el signo
El análisis no debería quedarse únicamente en una cuestión gráfica.
No basta con preguntar:
“¿Aparece la marca corporativa junto a otra marca?”
La pregunta realmente importante es:
“¿Qué función desempeña esa marca cuando aparece ante el público?”
Si el consumidor entiende que el signo corporativo identifica que determinados servicios proceden de un mismo grupo o estructura empresarial, la marca está realizando precisamente una de las funciones que justifican su protección.
Por ello, la coexistencia con las marcas de las filiales no destruye necesariamente el uso efectivo.
La marca corporativa no tiene que aparecer necesariamente sola
Interpretar lo contrario provocaría importantes problemas prácticos.
Muchas empresas organizan su identidad comercial mediante marcas paraguas, marcas de grupo, submarcas y denominaciones específicas de sus diferentes sociedades.
Exigir que la marca corporativa apareciera siempre de manera independiente para poder acreditar su uso podría alejar el Derecho de marcas de la realidad empresarial.
El criterio del Tribunal Supremo permite valorar cómo funciona realmente el signo en el mercado.
Si la marca del grupo aparece de manera constante asociada a las sociedades operativas y sirve para comunicar al público que todas pertenecen a una misma procedencia empresarial, esa utilización puede ser efectiva.
¿Qué es una marca paraguas o marca corporativa?
En la práctica empresarial, una marca corporativa puede funcionar como una especie de elemento común que une diferentes actividades.
El consumidor puede encontrarse con varias sociedades que tienen nombres distintos, pero reconocer en todas ellas una misma marca de grupo.
Esa marca común transmite una información comercial relevante:
“estas empresas pertenecen a una misma organización empresarial”.
Precisamente esa capacidad de vincular diferentes servicios con un origen común puede justificar que exista auténtico uso marcario.
No debe confundirse la sociedad que presta el servicio con la función de la marca
Otra cuestión relevante consiste en diferenciar entre la personalidad jurídica de las distintas sociedades y la percepción comercial del consumidor.
Un grupo puede estar compuesto por numerosas sociedades jurídicamente independientes.
Cada una celebra sus contratos, tiene su propia personalidad jurídica y desarrolla una actividad determinada.
Pero desde el punto de vista de las marcas, el consumidor puede identificar todas esas actividades con una procedencia empresarial común gracias a la marca corporativa.
Por ello, el análisis del uso efectivo no puede depender exclusivamente de qué sociedad concreta factura o formaliza el contrato.
Debe estudiarse cómo se presenta la actividad ante el mercado.
El uso por las filiales puede ser relevante para conservar la marca
El criterio tiene una enorme importancia práctica para los grupos de sociedades.
Cuando las filiales utilizan la marca corporativa en su actividad comercial, ese uso puede servir para demostrar que el signo no se encuentra simplemente registrado y abandonado.
La marca está presente en el mercado y está cumpliendo una función distintiva.
Naturalmente, cada controversia exigirá analizar las circunstancias concretas y la relación existente entre el titular de la marca y quienes la utilizan.
Pero la utilización empresarial dentro del grupo no puede descartarse simplemente porque sean las filiales quienes desarrollan directamente la actividad frente al cliente.
No cualquier aparición del logotipo demuestra uso efectivo
La sentencia tampoco debería interpretarse de forma excesivamente amplia.
Que un signo aparezca ocasionalmente en un documento no significa automáticamente que exista uso efectivo.
La jurisprudencia sobre marcas exige un uso real, no meramente simbólico o artificialmente diseñado para conservar el registro.
Por ello, será necesario analizar factores como:
- la forma en que aparece la marca;
- los productos o servicios con los que se relaciona;
- la intensidad y frecuencia de utilización;
- la duración del uso;
- el ámbito territorial;
- y la relevancia comercial de esa presencia.
El objetivo es distinguir el auténtico uso en el mercado de una utilización puramente testimonial.
La prueba documental puede ser decisiva
Una empresa que necesite acreditar el uso efectivo de su marca debería conservar documentación suficiente.
Pueden resultar especialmente relevantes las facturas, contratos, campañas publicitarias, catálogos, páginas web, material corporativo, comunicaciones comerciales y documentación relativa a los servicios prestados.
También puede ser importante demostrar la fecha de esos documentos.
En litigios de marcas no basta con acreditar que el signo se utiliza actualmente si lo que debe probarse es su utilización durante un periodo anterior determinado.
Las páginas web pueden demostrar cómo se presenta el grupo al mercado
En la actualidad, la presencia digital constituye una fuente probatoria especialmente relevante.
Las páginas corporativas pueden mostrar cómo se utiliza la marca del grupo junto a las denominaciones de sus filiales.
Pero también aquí conviene conservar evidencia histórica.
Una página web puede cambiar en cualquier momento.
Por eso, cuando el uso de una marca pueda convertirse en objeto de controversia, resulta recomendable disponer de documentación fechada que permita demostrar cómo se presentaba comercialmente el grupo durante el periodo relevante.
Facturas y contratos: importantes, pero hay que analizar qué demuestran
La factura de una filial puede acreditar actividad económica.
Pero si el problema consiste en probar el uso de la marca corporativa, habrá que comprobar si dicha marca aparece realmente en el documento y qué función cumple.
Lo mismo ocurre con los contratos.
La prueba debe permitir conectar:
el signo registrado + los servicios protegidos + la utilización efectiva en el mercado.
Acumular cientos de documentos que únicamente contienen la denominación social puede no resultar suficiente si no permiten demostrar el uso de la marca discutida.
Marca y denominación social no son exactamente lo mismo
Esta distinción es fundamental.
La denominación social identifica jurídicamente a una sociedad.
La marca distingue productos o servicios en el mercado.
Una misma expresión puede utilizarse simultáneamente de ambas maneras, pero jurídicamente las funciones son diferentes.
Por ello, cuando se pretende acreditar uso efectivo, resulta importante demostrar que el signo no aparece únicamente porque forma parte del nombre jurídico de una compañía, sino que se utiliza de forma que el público pueda percibirlo como identificador empresarial de productos o servicios.
¿Qué ocurre si la marca corporativa aparece siempre acompañada?
El criterio del Supremo aporta aquí una respuesta especialmente relevante.
El acompañamiento por otros signos no elimina automáticamente el uso.
Una marca puede conservar su capacidad distintiva aunque se utilice junto a otra.
La cuestión dependerá de que el signo siga siendo reconocible y continúe desarrollando una función propia frente al consumidor.
Por tanto, la utilización conjunta puede ser perfectamente compatible con la conservación de los derechos marcarios.
La sentencia tiene importancia para grupos con muchas sociedades operativas
El criterio resulta especialmente útil para sectores donde es habitual organizar la actividad mediante numerosas sociedades:
grupos hoteleros, financieros, aseguradores, energéticos, inmobiliarios, sanitarios, industriales o de servicios profesionales.
En estas estructuras, una marca matriz puede actuar como elemento de cohesión entre decenas de sociedades diferentes.
El hecho de que el cliente contrate finalmente con una filial concreta no significa que la marca del grupo carezca de función.
Al contrario: puede ser precisamente la marca corporativa la que transmita al consumidor confianza, reputación y procedencia empresarial común.
Una marca registrada no debería permanecer indefinidamente en un cajón
La exigencia de uso efectivo responde también a una finalidad de interés general.
El registro de una marca concede a su titular importantes derechos exclusivos.
No tendría sentido permitir que una empresa bloqueara indefinidamente signos sin utilizarlos realmente en el mercado.
Por eso existe la posibilidad de que una marca quede expuesta a la caducidad por falta de uso cuando concurran los requisitos legalmente establecidos.
La protección marcaria no está concebida para acumular registros sin explotación real.
El criterio también puede afectar a los litigios por infracción de marca
Cuando el titular de una marca pretende impedir que un tercero utilice un signo semejante, la cuestión del uso efectivo puede adquirir una importancia decisiva.
La parte demandada puede discutir que la marca anterior esté siendo realmente utilizada.
Si el titular pertenece a un grupo empresarial y el signo aparece fundamentalmente junto a las marcas de sus filiales, el criterio del Tribunal Supremo refuerza la posibilidad de considerar que existe auténtica explotación marcaria, siempre que esa utilización cumpla la función de indicar procedencia empresarial.
Lo importante no es solo cómo se organiza jurídicamente el grupo
La sentencia refleja una aproximación particularmente interesante: el Derecho de marcas debe atender a la realidad del mercado y a la percepción del público.
Una estructura societaria puede ser extraordinariamente compleja.
Puede haber matrices, participadas, filiales y sociedades operativas diferentes.
El consumidor, sin embargo, puede percibirlas como integrantes de una misma realidad empresarial gracias precisamente a la marca común.
Si esa marca permite establecer ese vínculo, está desarrollando una auténtica función distintiva.
¿Qué deberían revisar los grupos empresariales?
La resolución constituye una buena oportunidad para revisar las políticas internas de propiedad industrial.
No basta con registrar una marca corporativa.
Es conveniente poder demostrar cómo se utiliza.
Las empresas deberían conservar ordenadamente documentación que permita reconstruir su utilización comercial: campañas publicitarias, webs, contratos, facturas, presentaciones, material promocional y cualquier elemento que muestre la conexión entre la marca corporativa, las filiales y los servicios ofrecidos.
Una estrategia de marca bien diseñada debería ir acompañada de una estrategia probatoria del uso.
Porque normalmente el problema no aparece cuando se registra el signo.
Aparece años después, cuando alguien exige demostrar que realmente se utilizó.
Reflexión jurídica
La decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo resulta coherente con la realidad actual de los grupos empresariales.
Una marca no pierde necesariamente su función porque comparta espacio con otra.
Al contrario, en determinadas estrategias comerciales, la combinación de signos es precisamente la forma elegida para comunicar al consumidor dos informaciones diferentes: qué sociedad o línea de negocio presta el servicio y a qué grupo empresarial pertenece.
Si la marca corporativa permite identificar ese origen común, existe una razón sólida para considerar que está siendo utilizada como auténtica marca.
La cuestión no debe resolverse preguntando únicamente si el logotipo aparece solo o acompañado.
Debe analizarse si el signo continúa hablando al consumidor en términos de procedencia empresarial.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha establecido que la utilización de la marca corporativa de un grupo junto a las marcas o denominaciones de sus sociedades filiales puede constituir uso efectivo de la marca.
La Sala Primera pone el acento en la función que desarrolla el signo: si la marca común permite al público identificar que los productos o servicios proceden de una determinada realidad empresarial, está cumpliendo la función distintiva propia del Derecho de marcas.
La decisión resulta especialmente importante para grupos que utilizan una arquitectura comercial formada por una marca matriz y diferentes marcas operativas.
El hecho de que ambas aparezcan conjuntamente no significa que la primera haya dejado de utilizarse.
La clave será acreditar que existe un uso real en el mercado y que el consumidor sigue percibiendo la marca corporativa como indicadora de una procedencia empresarial común.
En definitiva, en materia de marcas no es imprescindible que un signo aparezca solo para demostrar que está vivo en el mercado: puede utilizarse junto a las marcas de las filiales y continuar cumpliendo plenamente su función distintiva.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en propiedad industrial, marcas, competencia, acciones por infracción y procedimientos de caducidad por falta de uso.